§ 49 - K100
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Einführung
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Die EU-Markenrechtsrichtlinie gab dem Gesetzgeber drei Tatbestände vor, bei dessen Vorliegen eine Marke dem 'Verfall' unterliegen soll. MarkenG § 49 hat diese Vorgaben umgesetzt und zusätzlich, d.h. nicht richtliniengebunden, den Verfallsgrund des Verlustes der Markenrechtsfähigkeit (vgl. MarkenG § 7 ) normiert.
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Dem in der Praxis bedeutsamsten Verfallsgrund, der Löschung wegen Nichtbenutzung der eingetragenen Marke, hat der Gesetzgeber einen eigenen Absatz gewidmet. während die übrigen Verfallsgründe in Abs. 2 gelistet sind.
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Die Bestimmungen über das Verfallsverfahren (MarkenG §§ 53, 55) unterliegen keinen europäischen Vorgaben.
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§ 49 - K900
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Rechtsfolgen des Verfalls
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Die Rechtsfolgen des Verfalls sind in MarkenG § 52 geregelt. Im Unterschied zur Nichtigkeitslöschung, bei der grundsätzlich fingiert wird, dass die Wirkungen der Marke als von Anfang an nicht eingetreten zu gelten haben ('ex tunc'-Wirkung), so reicht die Nichtigkeitswirkung nur auf den Zeitpunkt zurück, in dem Klage erhoben worden ist.
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§ 49 - K940
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IR-Marken
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Die im Ergebnis die gleichen Wirkungen erzielende Schutzentziehung (vgl. MarkenG §§ 115, 124 ) tritt bei im Register eingetragenen internationalregistrierten Marken an die Stelle des Verfahrens das für die nationalen Marken vorgesehen ist.
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§ 49 - K1000
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Verfall der eingetragenen Marke wegen Nichtbenutzung
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Wer eine Registermarke nicht funktionsgerecht nutzt, der soll die für die Allgemeinheit beschränkenden Wirkungen, die von der Registermarke ausgehen, nicht länger geltend machen können. Dies ist Ausdruck des Benutzungszwanges für den in den Erwägungsgründen der EU-Markenrechtsrichtlinie folgende Begründung gegeben wird: "Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, muß verlangt werden, daß eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen ."
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§ 49 - K1100
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Grundregel des Verfalls wegen Nichtbenutzung
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Der Verfall einer im Markenregister eingetragenen Marke setzt den Ablauf einer ununterbrochenen fünfjährigen Phase der Nichtbenutzung nach MarkenG § 26 voraus.
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§ 49 - K1200
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Einschränkung der Grundregel
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Die Grundregel des Verfalls einer Registermarke nach fünfjähriger Nichtbenutzung erfährt eine Einschränkung durch die Möglichkeit der Heilung der Löschungsreife durch (Wieder-)Aufnahme der rechtserhaltenden Benutzung. Es kommt nicht zu Prioritätsverschiebungen, die zeitweise löschungsreife Marke verbleibt mit ursprünglicher Priorität in Kraft. Dies gilt allerdings nur in den Fällen, in denen die Benutzung der Marke nicht nach dem Zeitpunkt eines Verfallslöschungsantrages augenommen worden ist.
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§ 49 - K1300
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Beschränkung der Einschränkung der Grundregel
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Die Möglichkeit der Heilung der Löschungsreife erfährt in S. 3 eine in der Praxis erhebliche Beschränkung.
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§ 49 - K1400
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Besonderheiten bei Einleitung des Löschungsverfahrens durch Amtsantrag
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Wählt die das Verfallsverfahren betreibende Partei, das zweistufige Verfahren, also stellt er originär den Amtsantrag und wird diesem Verfallsantrag durch den Markeninhaber widersprochen, so verbleibt es für 3 weitere Monate beim Heilungsausschluss von S. 3.
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§ 49 - K2000
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Verfall der eingetragenen Marke aus sonstigen Gründen
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Die sonstigen normierten Verfallsgründe für eine eingetragene Marke, die ein Dritter geltend machen kann, haben zurückhaltendere praktische Bedeutung und dienen vornehmlich als Instrument für die Einzelfallgerechtigkeit.
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§ 49 - K2100
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Verfall der eingetragenen Marke wegen Umwandlung zur gebräuchlichen Bezeichung
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Die Verfallsreife wegen einer Entwicklung der Marke zu einem allgemein üblichen Gattungsbegriff setzt voraus, dass zwei Umstände miteinander korrespondieren. Die Umwandlung der Registermarke nach deren Eintragung zu einer im geschäftlichen Verkehr zumindest für bestimmte Waren- oder Dienstleistungen gebräuchlichen Angabe muß auf ein Verhalten des Markeninhabers zurückzuführen sein.
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War die Marke bereits zum Zeitpunkt der Eintragung eine gebräuchliche Bezeichung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen, so wäre kein Verfalls-, sondern ein Löschungsgrund gegeben (vgl. MarkenG § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 3 ).
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§ 49 - K2110
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Umwandlung zur Gattungsbezeichung
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Die Frage, ob sich eine eingetragene Marke in eine Gattungsbezeichung für bestimmte Waren/Dienstleistungen entwickelt hat, ist anhand der angesprochenen Verkehrsauffassung zu beurteilen.
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Die Ermittlung der Verkehrsauffassung der angesprochenen Verkehrskreise ist differenziert vorzunehmen. Nach der Lebenserfahrung neigen Endverbraucher eher dazu, Marken wie Gattungsbezeichungen zu verwenden. Dies liegt aber im Regelfall daran, dass es sich um eine Marke handelt, die erhöhte Bekanntheitsgrade aufweist. Insolchen Fällen ist die Marke keinesfalls zur Gattungsbezeichung gewandelt, sondern eher Ausdruck einer besonderen Wertschätzung der Marke beim Verbraucher (vgl. hierzu: MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3). Um den Umwandlungsvorgang mithin zu belegen, bedarf daher einer Darlegung, dass die Verwendung der Marke als Gattungsbezeichnung auch bei einem erheblichen Teil der mit den betreffenden Waren/Dienstleistungen im geschäftlichen Umgang stehenden Herstellern und Händlern üblich geworden ist. Ein besonderes Indiz für eine Wandlung ist die Aufnahme der Marke in ein Nachschlagewerk nach Markeneintragung und in der Bedeutung einer Gattungsbezeichung.
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Entfallen nach Eintragung einer Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung
i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich deren Voraussetzungen, so begründet
dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Der Tatbestand der
Verkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht angeführt. Die Vorschrift
des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den Fall einer nachträglichen Umwandlung
einer Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen betrifft und dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der abschließenden Aufzählung in § 49
Abs. 2 MarkenG auf den Fortfall der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3
MarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00 - 'kinder' abgedruckt in: WRP 2003, 1431
).
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§ 49 - K2120
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Ursächlichkeit
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Zwischen der Entwicklung eienr Marke nach deren Eintragung zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichung für bestimmte Waren/Dienstleistungen muß eine kausale Beziehung zu einem Verhalten des Markeninhabers bestehen. Ein hinzutretendes Verschulden des Markeninhabers ist nicht erforderlich.
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Das Verhalten kann in einem Tun, Dulden oder Unterlassen liegen. Verwendet der Markeninhaber seine Marke selber als Gattungsbezeichung, so kann darin die erforderliche Mitursächlichkeit gesehen werden. Ein Unterlassen im Sinne einer Untätigkeit liegt vor, wenn der Markeninhaber nicht dagegen vorgeht, dass Dritte im geschäftlichen Verkehr die Marke als Gattungsbezeichung verwenden.
Das rechtliche Instumentarium hierfür ist gegeben (vgl MarkenG § 16 ).
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§ 49 - K2200
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Verfall der eingetragenen Marke wegen Eignung zur Täuschung durch Benutzung
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Es können sich nach Eintragung einer Marke Umstände ergeben, die infolge der Benutzung der Marke zu einer Täuschung des Publikums führen können. Dann kann die Eintragung der Marke für solche Benutzungshandlungen auch gelöscht werden.
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§ 49 - K2300
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Verfall der eingetragenen Marke wegen Verlust der Fähigkeit Markeninhaber zu sein
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Der Anwendungsbereich dieser Norm ist gering. Im Eintragungsverfahren wird die Markenfähigkeit des Anmelders geprüft (vgl. MarkenG § 36 Abs. 1 Nr. 4 ). Fällt diese nachträglich weg, etwa durch Verlust der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person, so kann die Eintragung gelöscht werden. Ein früherer Anwendungsfall, die Umwandlung bzw. die Degradierung einer OHG zur GbR, dürfte heute nicht mehr gegeben sein (vgl. MarkenG § 7 K1000).
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Problematisch sind die Fälle, in denen im Eintragungsverfahren zu Unrecht die Voraussetzungen des MarkenG § 7 bejaht worden sind, da es im Gesetz ausdrücklich 'nicht mehr' heisst, was begriffslogisch voraussetzt, dass die Rechtsfähigkeit einmal gegeben war.
Meldet also beispielsweise eine GmbH i.G. eine Marke bereits auf ihre noch nicht eingetragene Firma an und kommt es dann - nach einer Markeneintragung - nicht zu einer Handelsregistereintragung der GmbH, welche konstitutiv für die Entstehung der juristischen Person ist (vgl.
Handelsgesetzbuch (HGB)
§ 11), so wurde eine an sich nicht bestehende Person in das Markenregister eintragen. Nach Eintragung in das Markenregister, bleibt aber das DPMA an die Markeintragung selbst gebunden. Nur offensichtliche Fehler können korrigiert werden (vgl. MarkenG § 45). Eigeninitiativen des DPMA auf Löschung finden ihre Grenzen in MarkenG § 50 Abs. 3. Eine Lösung dieses Problems erscheint nur über einen Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung - dem niemand widersprechen kann - möglich, der im Ergebnis die begehrte Löschung bewirkt. Dies ist aber erst fünf Jahre nach Eintragung möglich.
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§ 49 - K3000
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Teilverfall
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Abs. 3 stellt klar, dass sich der Verfall nur insoweit auf die Marke auswirkt, wie der oder die geltend gemachten Löschungsgründe materiell reichen. Dieses Prinzip findet durchweg auf das gesamte Markenrecht Anwendung, was sich aus der Möglichkeit der Teilung der Marke, d.h. der Bildung eines abgetrennten selbstständigen Vermögensgegenstandes rechtfertigt (vgl. EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-219/00 - 'Ellos' Rn. 41).
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