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§ 8 - K100
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Allgemeines
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Absolute Schutzhindernisse für Marken dienen dem Schutz der Allgemeinheit.
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§ 8 - K400
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Richtlinienrechtliches
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MarkenG § 8 setzt teilweise den Art. 3 EU-Markenrechtsrichtlinie um.
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§ 8 - K1000
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nicht graphische Darstellbarkeit als Schutzhinderniss
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Das Problem der nicht graphischen Darstellbarkeit gehört dogmatisch zur Prüfung der Markenfähigkeit gem. § 3 und ist eigentlich keine Frage eines absoluten Schutzhindernis.
Da im MarkenG sowohl die Register- als auch die Benutzungsmarke (§ 4) geregelt sind, hat der Gesetzgeber diese nur für die Registermarke zwingende europäische Vorgabe aus Art. 2 der EU-Markenrechtsrichtlinie -wohl systemwidrig- in den Abschnitt 2 (Voraussetzungen für den Schutz von Marken durch Eintragung) verlagert.
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Eine konturlose Farbkombinationsmarke erfüllt das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG, wenn der Anmeldung als "sonstige Markenform" ein Blatt beigefügt ist, auf dem zwei Rechtecke nebeneinander geklebt sind, von denen das eine in grüner, das andere in gelber Farbe jeweils mit genauer Angabe der Farbbezeichnung eines Farbklassifikationssystems gehalten ist (vgl. BGH, Beschluss vom 19. September 2001 - I ZB 3/99 - 'Farbmarke gelb/grün' abgedruckt in: WRP 2002, 450
).
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§ 8 - K2000
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Katalog der absoluten Schutzhindernisse
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Absolute Schutzhindernisse begründen sich in der Natur der angemeldeten Marke und schützen das Allgemeininteresse. Denn mit der Eintragung einer Marke wird die Rechtsstellung des Anmelders verbessert und die der Allgemeinheit verschlechtert, die in Anbetracht der Rechtsnatur des Markenrechts, das als negatives Ausschlussrecht (§ 14 Abs.1) konzipiert ist, von der freien Verwendbarkeit des geschützten Zeichens ausgeschlossen wird.
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Den speziellen markenrechtlichen Belangen wird durch die Prüfung der Ziffern 1 - 3 Rechnung getragen, die in Ziffern 4 - 9 enthaltenen Vorbehalte entspringen allgemeinen Gründen des öffentlichen Interesses.
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Der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen ist jeweils nach Verfahrensart zu ermitteln. Im Eintragungsverfahren kommt es prinzipiell auf den Zeitpunkt der Eintragung an (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Mai 1993 - I ZB 8/91 - 'MICRO CHANNEL' abgedruckt in: GRUR 1993, 744
). D.h. tritt ein absolutes Schutzhinderniss nach Anmeldung im Laufe der Verfahrens ein, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.
Im Löschungsverfahren ist darauf abzustellen, ob das Schutzhinderniss noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung besteht (vgl. § 50 Abs. 2).
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§ 8 - K2040
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Der markenrechtliche "Waren"- Begriff
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Was genau unter "Waren" im Sinn des Gesetzes zu verstehen ist, läßt das Gesetz offen.
Für das Warenzeichengesetz hat der Bundesgerichtshof für die Frage, was unter Waren im warenzeichenrechtlichen Sinn zu verstehen ist, auf den engen handelsrechtlichen Warenbegriff im Sinne beweglicher körperlicher Sachen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HGB) abgestellt (BGHZ 62, 212, 213 f. - Concentra). Das war auch die Auffassung des Schrifttums (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 1 Rdn. 20; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 18; v. Gamm, Warenzeichengesetz, 1965, § 1 Rdn. 34).
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Für das Markengesetz hat der BGH entschieden, dass die Frage nach dem Inhalt des Begriffs "Waren" letztlich nur vom EuGH entschieden werden kann ( BGH, Beschluss vom 14. Dezember 2000 - I ZB 39/98 - 'BAUMEISTER-HAUS' abgedruckt in: WRP 2001, 807
).
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§ 8 - K2100
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Unterscheidungskraft
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Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (ständige Rspr. des BGH vgl.: BGH, Beschluss vom 15. Juli 1999 - I ZB 16/97 - 'YES' abgedruckt in: WRP 1999, 1167,1168 = MarkenR
). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64 [Ds ]). Die Marke muß auch keinerlei Eigentümlichkeit aufweisen, um als unterscheidungskräftig angesehen zu werden ( BGH, Beschluss vom 24. Februar 2000 - I ZB 37/97 - 'LOGO' abgedruckt in: WRP 2000,739 - GRUR 2000, 722,
).
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Bei der Beurteilung, ob einer Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt, ist jeweils abzustellen auf die Auffassung der mit den Waren (bzw. Dienstleistungen des Verzeichnisses angesprochenen inländischen Verkehrskreise ( BGH, Beschluss vom 05. November 1998 - I ZB 12/96 - 'Etiketten' abgedruckt in: GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526
). Der EuGH bedient sich ständig der Formel: "Die Unterscheidungskraft eines Zeichens kann nur im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung angemeldet wird, und auf die Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise beurteilt werden." (vgl. etwa EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' , Rn. 22 ).
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§ 8 - K2105
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Funktion des Merkmals Unterscheidungskraft
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Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 erfasst nach der Rechtsprechung des Gerichts insbesondere Marken, die es den maßgebenden Verkehrskreisen nicht ermöglichen, bei einem späteren Erwerb der betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihre Entscheidung davon abhängig zu machen, ob sie beim ersten Erwerb gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben (vgl. EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-79/00 - 'LITE' , Randnr. 26). Das ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden ( vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' ). Diese Auslegung gilt gleichermaßen für MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, da die europarechtliche Richtlinienvorgabe wort- und bedeutungsidentische Vorgaben für das nationalstaatliche Recht gibt und einheitliche Interpretation angezeigt ist.
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§ 8 - K2110
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Unterscheidungskraft bei
Wortmarken
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Kann einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so kann ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden ( BGH, Beschluss vom 15. Juli 1999 - I ZB 16/97 - 'YES' abgedruckt in: WRP 1999, 1167,1168 = MarkenR
, BGH, Beschluss vom 28. Februar 2002 - I ZB 10/99 - 'BONUS II' abgedruckt in: WRP 2002, 1073
). Einem sprachüblich gebildeten Wortzeichen aus Bestandteilen, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche schon in die deutsche
Umgangssprache eingegangen sind, fehlt jede Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres verständlichen begrifflichen
Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel für Dienstleistungen versteht ( BGH, Beschluss vom 28. August 2003 - I ZB 6/03 - 'Cityservice' abgedruckt in: WRP 2003, 1429
).
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Ist auch ohne lexikalischen Eintrag und ohne Nachweis einer beschreibenden Verwendung im Zeitpunkt der Eintragung einer Wortmarke der unmittelbare Produktbezug der Wortmarke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich, fehlt es an jeglicher Unterscheidungskraft BGH, Beschluss vom 01. März 2001 - I ZB 42/98 - 'marktfrisch' abgedruckt in: WRP 2001, 1082
.
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Ist der Bedeutungsumfang eines Wortes weit und erfaßt dieser nicht nur komplexe wirtschaftliche Vorgänge unterschiedlicher Art, sondern auch Vorgänge im nicht wirtschaftlichen Bereich sowie auch eine Verwendung des Wortes in einem übertragenen Sinn, so schließen diese unterschiedlichen Verständnismöglichkeiten es aus, daß der Verkehr in beachtlichem Maß das Wort allein in einer dieser möglichen Bedeutungsvarianten versteht. Vielmehr ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, daß die mit den in Frage stehenden Waren angesprochenen Verkehrskreise - ohne in analysierender Betrachtung die Bedeutung zu ermitteln, in der das Wort Bonus möglicherweise verwendet wird - die angemeldete Marke als Herkunftsunterscheidung für die in Anspruch genommenen Waren verstehen ( BGH, Beschluss vom 28. Februar 2002 - I ZB 10/99 - 'BONUS II' abgedruckt in: WRP 2002, 1073
).
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Zwar kann auch aus der Mehrdeutigkeit einer Wortmarke folgen, daß kein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund steht.
Weist eine Wortmarke aber keine Mehrdeutigkeit auf, die zum Nachdenken anregt und dazu führt, daß der beschreibende Begriffsinhalt nicht im Vordergrund steht, fehlt es an jeglicher Unterscheidungskraft BGH, Beschluss vom 01. März 2001 - I ZB 42/98 - 'marktfrisch' abgedruckt in: WRP 2001, 1082
.
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Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist das Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen( BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 22/98 - 'RATIONAL SOFTWARE CORPORATION' abgedruckt in: WRP 2001, 35
).
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Werden mit den Waren, die in einer Markenanmeldung in Anspruch genommen sind, Fachkreise, nämlich Personen, die mit diesen Waren im Einkauf oder in der Produktion in irgendeiner Weise in Berührung kommen, angesprochen, ist es nicht ausgeschlossen, daß diese im Einzelfall einer ihnen nicht geläufigen Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt unterstellen, der ihnen lediglich (noch) unbekannt ist. Eine solche Annahme muß jedoch durch besondere tatsächliche Umstände begründet werden, etwa damit, daß die dem Verkehr konkret nicht bekannte Bezeichnung in einer Weise gebildet ist, die den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet entspricht ( BGH, Beschluss vom 14. März 2002 - I ZB 16/99 - 'B-2 alloy' abgedruckt in: WRP 2002, 1069
).
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Wird der Name einer Romanfigur angesichts ihrer Bekanntheit vom Verkehr als
Synonym für einen bestimmten Charakter verstanden, fehlt ihm jede Unterscheidungskraft
für Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen im Medienbereich ( BGH, Beschluss vom 5. Dezember 2002 - I ZB 19/00 - 'Winnetou' abgedruckt in: WRP 2003, 519
).
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Ein Begriff, der vom Verkehr mit einer allgemein üblichen, nicht beschreibenden Bedeutung verstanden wird, ist trotz einer neuen synthetischen Interpretationsmöglichkeit in einem beschreibenden Sinn jedenfalls dann als unternehmenskennzeichnend individualisierendes Unterscheidungsmittel geeignet, wenn die sprachüblich bekannte Grundbedeutung des Begriffs nicht in den Hintergrund tritt (BPatG Beschluss vom 13.08.2002 - Az.: 33 W (pat) 133/01 - 'STARTLINE').
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§ 8 - K2112
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Unterscheidungskraft bei
Werktiteln
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Die Unterscheidungskraft von Werktiteln beurteilt sich nach markenrechtlichen Grundsätzen. Dabei ist nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungskraft abzustellen, wie sie für Werktitel gelten ( BGH, Beschluss vom 17. Mai 2001 - I ZB 60/98 - 'Gute Zeiten - Schlechte Zeiten' abgedruckt in: WRP 2001, 1202
). Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, fehlt es markenrechtlich an jeglicher Unterscheidungskraft wenn sich der Werktitel für Waren und Dienstleistungen (im Medienbereich) auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt.
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§ 8 - K2114
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Unterscheidungskraft bei
Wortmarken bestehend aus Buchstaben(-kombinationen)
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Kann aufgrund der tatrichterlichen Feststellungen einer Buchstabenkombination keine konkrete beschreibende Bedeutung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen entnommen werden, so fehlt der Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft ( BGH, Beschluss vom 05. Juli 2001 - I ZB 8/99 - 'AC' abgedruckt in: WRP 2002, 91
).
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Grundsätzlich ist selbst einzelnen Buchstaben nicht 'jegliche' Unterscheidungskraft abzusprechen.
Fehlt es an einem beschreibenden Inhalt des Buchstabens für die angemeldeten Waren, so kommt eine Verneinung jeglicher Unterscheidungskraft nicht in Betracht ( BGH, Beschluss vom 15. Juni 2000 - I ZB 4/98 - 'Buchstabe K' abgedruckt in: WRP 2001, 33
; BGH, Beschluss vom 19.12.2002 - I ZB 21/00 - 'Buchstabe Z' abgedruckt in: WRP 2003, 517
).
Anders die Entscheidungspraxis des HABM, die einzelnen Buchstaben und Zahlen jegliche Unterscheidungskraft abspricht (vgl. HABM, Entscheidung vom 22. Juni 1999 - R 63/1999-3 - '7' abgedruckt in: MarkenR 1999, 323
).
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§ 8 - K2115
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Unterscheidungskraft bei
Slogans
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Hat ein Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt, ist er schutzunfähig (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 33/97 - 'Bücher für eine bessere Welt' abgedruckt in: GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 114
), soweit ihm über diesen hinaus keine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt, denn bei einer Marke schließen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; solche Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden ( BGH, Beschluss vom 10. Februar 2000 - I ZB 37/97 - 'Unter Uns' abgedruckt in: WRP 2000,739
, BGH, Beschluss vom 08. Dezember 1999 - I ZB 21/97 - 'Partner with the Best' abgedruckt in: WRP 2000, 300,301 = MarkenR 20
).
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Nach der Rechtsprechung des EuGH lässt sich das Fehlen der Unterscheidungskraft eines als Wortmarke angemeldeten Slogans nicht damit begründen, dass es an einem Phantasieüberschuss fehlt (Urteile des Gerichts: EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 31. Januar 2001 - T-135/99 - 'CINE ACTION' , Taurus-Film/HABM , Slg. 2001, II-379, Randnr. 31, und T-136/99, Taurus-Film/HABM [CINE COMEDY], Slg. 2001, II-397, Randnr. 31, und EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 05. April 2001 - T-87/00 - 'EASYBANK' abgedruckt in: Slg. 2001, II-1259
, Bank für Arbeit und Wirtschaft/HABM , Slg. 2001, II-1259, Randnrn. 39 und 40). Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen EuGH, Urteil des GERICHTS (4. Kammer) vom 11. Dezember 2001 - Rechtssache T-1 - 'DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT' . So ist die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung ausgeschlossen (vgl. entsprechend EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 04. Oktober 2001 - C-517/99 - 'BRAVO' abgedruckt in: Slg. 2001, I-6959
, Randnr. 40). Jedoch ist ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' ).
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Handelt es sich um eine zusammengesetzte Marke, ist sie für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies hindert nicht daran, die einzelnen Bestandteile der Marke zuvor getrennt zu prüfen ( vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' ). Dass zwei Wortbestandteile einer Marke ohne Artikel nebeneinander stehen, erlaubt es für sich allein auch weder, in dem Zeichen eine Wortschöpfung zu sehen, die ihm Unterscheidungskraft verleihen könnte (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' ), noch, ihm Originalität zu verleihen, die zudem kein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist (vgl. in diesem Sinne EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 05. April 2001 - T-87/00 - 'EASYBANK' abgedruckt in: Slg. 2001, II-1259
, Randnr. 40).
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§ 8 - K2118
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Unterscheidungskraft bei
Wortmarken -> Beispiele Unterscheidungskraft bejaht
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BGH:
Wortmarke 'LOOK' für die Waren "Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge, Raucherbedarfsartikel"; Wortmarke "INDIVIDUELLE" für Waren der Körper- und Schönheitspflege, Juwelierwaren und Bekleidungsstücke; Wortmarken "YES" und "FOR YOU" für Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge ( BGH, Beschluss vom 15. Juli 1999 - I ZB 16/97 - 'YES' abgedruckt in: WRP 1999, 1167,1168 = MarkenR
und BGH, Beschluss vom 15. Juli 1999 - I ZB 16/97 - 'FOR YOU' abgedruckt in: WRP 1999, 1169 = GRUR 1999, 10
) und Wortmarke "LOGO" u.a. für Wasch- und Körperpflegemittel sowie bestimmte Papierprodukte und Lebensmittel ( BGH, Beschluss vom 24. Februar 2000 - I ZB 37/97 - 'LOGO' abgedruckt in: WRP 2000,739 - GRUR 2000, 722,
) -
(vgl. Zusammenfassung in BGH, Beschluss vom 07. Juni 2001 - I ZB 20/99 - 'LOOK' abgedruckt in: WRP 2001, 1310
).
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BPatG:
"TeleKiosk" für "Werbung und Geschäftsführung, Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen" (BPatG Beschluss vom 21.03.2001, 29 W (pat) 393/99); "SCREENART" und "SCREENFUN" für "Schallplatten" (BPatG Beschlüsse vom 10.10.2001, 29 W (pat) 133/00 und 132/00);
"EUROFRAGRANCE" für "Duftstoffe zur Raumbeduftung, Raumbeduftungsgeräte etc." (BPatG Beschluss vom 16.10.2001, 24 W (pat) 2/00);
"INTRADAY" für "Verpflegung, Party- Service; Beherbergung von Gästen" (BPatG Beschluss vom 13.11.2001, 33 W (pat) 190/01);
"EnergyBall" für "chem. Erzeugnisse für gewerbl. Zwecke, Waschrohstoffe etc." (BPatG Beschluss vom 27.03.2001, 24 W (pat) 98/00);
"Power Tec Aktiengesellschaft" für "Datenübertragungs-, -verarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte, Messgeräte" (BPatG Beschluss vom 30.07.2001, 30 W (pat) 155/00);
"CompuSystems" für Waren und DL aus dem EDV- Bereich (BPatG Beschluss vom 24.07.2001, 27 W (pat) 90/00);
"AGELESS" für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien etc."(BPatG Beschluss vom 28.06.2001, 25 W (pat) 1/00);
"SitUp" für "Möbel, -teile, ... Sitzmöbel, Büromöbel ..." (BPatG Beschluss vom 23.05.2001, 26 W (pat) 245/00);
"SUCCESS MAKER" für "Computerprogramme ... Druckerzeugnisse; DL aus dem EDV- Bereich" (BPatG Beschluss vom 10.07.2001, 27 W (pat) 85/00);
"Techweb" für "Übermittlung von Informationen ... nämlich Online- Dienste etc." (BPatG Beschluss vom 17.05.2001, 25 W (pat) 8/01);
"brandscript" für Waren und DL u. a. der Kl. 9, 35 und 42(BPatG Beschluss vom 16.01.2001, 33 W (pat) 148/00);
"EUROCYCLE" für "bespielte Datenträger, Software; Druckschriften, Telekommunikation, Organisation und Veranstaltung von Messen"(BPatG Beschluss vom 14.03.2001, 29 W (pat) 400/99);
"HEARSAFE" für "Gehörschutzgeräte" (BPatG Beschluss vom 26.04.2001, 25 W (pat) 76/01);
"Medvillage" für "Organisation einer virtuellen Community für den Bereich Medizin, nämlich ... Intranet im Internet ... Online- Dienste" (BPatG Beschluss vom 22.03.2001, 25 W (pat) 20/01);
"ProCom" für Waren und DL der Kl. 9 und 16, 38 (BPatG Beschluss vom 28.03. 2001, 29 W (pat) 274/99);
"ONLINE- Kiosk" für "Entwicklung, Herstellung etc. von Multimediageräten, Computern, EDV- Geräten" (BPatG Beschluss vom 31.01.2001, 29 W (pat) 210/ 99 unter Hinweis auf );
"Konzept Art" für Waren der Kl. 14 und 16, DL der Kl. 35 mit der Einschränkung "nicht in Verbindung mit Kunst" (BPatG Beschluss vom 24.07.2001, 33 W (pat) 80/01);
"TRENDKERAMIK" für "Keramik für den Dentalbereich" (BPatG Beschluss vom 15. 03.2001, 25 W (pat) 35/00);
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Der Eintragung einer einstelligen Zahl (hier: Zahl "1") für (u.a.) Zigaretten steht
nicht das Fehlen einer konkreten Unterscheidungskraft entgegen ( BGH, Beschluss vom 18. April 2002 - Zahl '1' - ' I ZB 23/99' abgedruckt in: WRP 2002, 1071
).
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§ 8 - K2119
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Unterscheidungskraft bei
Wortmarken -> Beispiele Unterscheidungskraft verneint
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BGH:
Wortmarke "marktfrisch", angemeldet für Lebensmittel (vgl. BGH, Beschluss vom 01. März 2001 - I ZB 42/98 - 'marktfrisch' abgedruckt in: WRP 2001, 1082
) -
(vgl. Zusammenfassung in BGH, Beschluss vom 07. Juni 2001 - I ZB 20/99 - 'LOOK' abgedruckt in: WRP 2001, 1310
).
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BPatG: Wortmarke
"Starform" für "Haarwässer, Dauerwellflüssigkeit, DL eines Friseurs" (BPatG Beschluss vom 23.01.2001, 24 W (pat) 182/99); "BAUCONCEPT-HAUS" für "Vergabe von Lizenzen für Bausysteme" (BPatG Beschluss vom 20.09.2001, 25 W (pat) 28/01) ; "kicktennis" für "Druckereierzeugnisse, Fotografien, ... Spiele, Turn- und Sportartikel, Erziehung u. Ausbildung, sportl., kult. Aktivitäten, Veranstaltung sportl. Wettbewerbe" (BPatG Beschluss vom 10.10.2001, 32 W (pat) 283/00); "Stadtwelt" für die DL "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" (BPatG Beschluss vom 23.10.2001, 33 W (pat) 173/00); "JURATHEK" für die Kl. 9, 16, 35, 38, 41 und 42 (BPatG Beschluss vom 26.06.2001, 33 W (pat) 87/01); "BioRadar" für "Geräte zur Detektion von lebenden Menschen und Tieren und Teile derartiger Geräte, Vermietung und Wartung und Reparatur o. g." (BPatG Beschluss vom 26.06.2001, 27 W (pat) 60/00); "Internet-Versicherer" für die DL "Versicherungswesen" (BPatG Beschluss vom 08.05.2001, 33 W (pat) 270/00); "HAUSHALTSPROFIS" für "Verpackungsmaterialien aus Kunststoff und Papier" (BPatG Beschluss vom 4.4.2001, 29 W (pat) 15/00); "Elektronische Schultafel" für Waren der Kl. 9 (BPatG Beschluss vom 22.05.2001, 27 W (pat) 1/00) ; "ComStation" für Waren und DL der Kl. 9, 16, 35, 36, 37, 38 und 42 (BPatG Beschluss vom 07.03.2001, 29 W (pat) 353/99) ; "eurochip" für Waren und DL der Kl. 9 und 42 (BPatG Beschluss vom 21. 2. 2001, 29 W (pat) 227/99); "ETrade" für Waren der Kl. 9 und DL der Kl. 42 (BPatG Beschluss vom 08.10.2001, 30 W (pat) 54/01) ; "SCREENART" und "SCREENFUN" für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Reparaturdienste; Telekommunikation" (BPatG Beschlüsse vom 10.10.2001, 29 W (pat) 133/00 und 132/00);
"VirtualCITY" für "Datenverarbeitung; Werbung, Telekommunikation" (BPatG Beschluss vom 23.10.2001, 33 W (pat) 195/00);
"MICROBRUSH" für "elektrische Geräte zur Förderung der Oralhygiene" (BPatG Beschluss vom 11.07.2000, 26 W (pat) 153/99);
"STARLINK" für Waren der Kl. 9 (BPatG Beschluss vom 18.09.2001, 27 W (pat) 145/00);
"Summertime" für "Sonnenschirme, Möbel" (BPatG Beschluss vom 08.05.2001, 33 W (pat) 238/00);
"net c@rd" für "Chipkarten für Mobilfunksysteme und Bezahlzwecke" (BPatG Beschluss vom 19.02.2001, 30 W (pat) 124/00);
"PowerKick" für "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke etc.; Seifen, Wasch- und Bleichmittel etc.; Desinfektionsmittel". (BPatG Beschluss vom 27.03.2001, 24 W (pat) 94/00);
"Gigastore" für Waren der Kl. 9 und DL der Kl. 42 z. B. "Online- Banking, Electronic-Shopping" (BPatG Beschluss vom 19.03.2001, 30 W (pat) 47/00);
"EUROTAX" für "DL einer Steuerberatungsgesellschaft in Kl. 35" (BPatGE 43, 249);
"Private Call" für Waren der Kl. 9 und DL der Kl. 42 (BPatG Beschluss vom 21.02.2001, 29 W (pat) 325/99);
"ComPoint" für Kl. 9, 16, 35, 36, 37, 38 und 42 (BPatG Beschluss vom 7.03.2001, 29 W (pat) 354/99);
"TeleKiosk" für "Lehr- und Unterrichtsmittel, Büroartikel und Waren der Kl. 9, 38 und DL der Kl. 42 (BPatG Beschluss vom 21.03.2001, 29 W (pat) 393/99);
"SYSCARE" für "Unternehmensberatung, Veranstaltung, Durchführung von Seminaren, Design von Computersoftware etc." (BPatG Beschluss vom 08.02.2001, 33 W (pat) 167/00);
"eurocash" für "Finanzwesen, insb. Bankgeschäfte ...; Ausgabe von Kreditkarten"; .(BPatG Beschluss vom 06.11.2001, 33 W (pat) 168/01 Löschungsverf. gem. §§ 50, 54 MarkenG);
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§ 8 - K2120
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Unterscheidungskraft bei
Wort-/Bildmarken
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Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer aus fernöstlichen Schriftzeichen bestehenden Bildmarke sind keine über die bei anderen Bild- oder bei Wortmarken angelegten Maßstäbe hinausgehenden weiteren Anforderungen zu stellen; insbesondere findet keine Prüfung darauf statt, ob die Marke die Eignung besitzt, vom Verkehr in Einzelheiten der bildlichen Ausgestaltung mehr oder weniger leicht erinnert zu werden.
( BGH, Beschluss vom 08. Dezember 1999 - I ZB 25/97 - 'St. Pauli Girl' abgedruckt in: GRUR 2000, 502 = WRP 2000,739
).
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§ 8 - K2130
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Unterscheidungskraft bei
Bildmarken (zweidimensional)
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Erschöpft sich eine Bildmarke nicht in der Darstellung der Ware selbst, sondern stellt sie nur einen Teil derselben unter Heranziehung von charakteristischen Merkmalen dar, kann ihr regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden ( BGH, Beschluss vom 16. November 2000 - I ZB 36/98 - 'Jeanshosentasche' abgedruckt in: WRP 2001,690
,
BGH, Beschluss vom 26. Oktober 2000 - I ZB 3/98 - 'Zahnpastastrang' abgedruckt in: WRP 2001, 31
).
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Einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds einer ansich nicht schutzfähigen Bezeichnung, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, vermögen allerdings eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebensowenig aufzuwiegen, wie einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können.
Soweit graphischen Elemente nur blaß erscheinen und durchweg ohne besonders hervortretende Gestaltung nur auf die rein beschreibende Aussage der beschreibenden Wortelemente, diese unterstreichend, bezogen sind, um so weniger können sie vom Verkehr als Herkunftshinweis erfaßt werden.
( BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98 - 'anti KALK' abgedruckt in: WRP 2001, 1201
).
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Bei Wort-Bildmarken handelt es sich um eine aus einem Buchstabenfolgen und graphischen Element(en) zusammengesetzte Marke, so dass sie für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten ist. Dies hindert nicht daran, die einzelnen Bestandteile der Marke zuvor getrennt zu analysieren um dann die so geprüften Elemente in Addition im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auf Unterscheidungskraft zu prüfen (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' , Rn. 35). Ergibt die Prüfung, dass die angemeldete Marke insgesamt nur aus Bestandteilen besteht, die bei getrennter Betrachtungsweise bei der Vermarktung der betreffenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft habe, so ist zu fragen, ob zwischen diesen Bestandteilen eine Wechselwirkung besteht, die der Gesamtheit möglicherweise Unterscheidungskraft verleihen könnte (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2003 - T-122/01 - 'BEST BUY ' , Rn. 36).
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Einer bildlichen Darstellung (hier: Kopf eines Westhighland White Terriers), die
vom Verkehr auch als Bestimmungsangabe (hier: Hundefutter) verstanden wird,
fehlt für die genannte Ware jegliche Unterscheidungskraft ( BGH Beschluss vom 3. Juli 2003 - I ZB 21/01 - 'Westie-Kopf' ).
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§ 8 - K2140
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Unterscheidungskraft bei
Farbmarken
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Es kann nicht allgemein geschlossen werden, daß einer bestimmten Farbe oder einer Farbkombination für jede Ware von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft fehlt
( BGH, Beschluss vom 25. März 1999 - I ZB 23/98 - 'Farbmarke magenta/grau' abgedruckt in: GRUR 99, 730 = WRP 99,853
).
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Der Prüfungsmaßstab ergibt sich aus den allgemeinen Kriterien. Strengere Anforderungen können auch bei derartigen Marken nicht unter Hinweis auf Anhaltspunkte für ein Interesse des Verkehrs gerechtfertigt werden, die angemeldete Farbe für andere Unternehmen freizuhalten ( BGH, Beschluss vom 01. März 2001 - I ZB 57/98 - 'Farbmarke violettfarben' abgedruckt in: WRP 2001, 1198
).
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§ 8 - K2150
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Unterscheidungskraft bei
dreidimensionalen Marken
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Jegliche Unterscheidungskraft einer angemeldeten Formmarke kann nur dann verneint werden, wenn die Form beispielsweise einer Flasche lediglich einen Hinweis auf ihren Inhalt gäbe oder durch ganz einfache geometrische Formen ("Flasche an sich") oder sonst bloß schmückende Elemente bestimmt wäre (vgl.: BGH, Beschluss vom 13. April 2000 - I ZB 6/98 - 'Likörflasche' abgedruckt in: WRP 2000,1290
).
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Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die wie angemeldete Zeichen aus der Form der Waren selbst bestehen, keine strengeren Kriterien anzuwenden als gegenüber anderen Markenkategorien
EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 07. Februar 2002 - T-88/00 - 'Mag lite - Formmarke' abgedruckt in: WRP 2002, 316
).
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§ 8 - K2160
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Unterscheidungskraft bei
Zahlen
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In seiner "FÜNFER"-Entscheidung ( BGH, Beschluss vom 22. September 1999 - I ZB 19/97 - 'FÜNFER' abgedruckt in: WRP 2000, 95
) hat der Bundesgerichtshof die Frage noch offengelassen, ob einer einstelligen Zahl generell die Unterscheidungskraft abzusprechen sei (vgl. HABM, Entscheidung vom 22. Juni 1999 - R 63/1999-3 - '7' abgedruckt in: MarkenR 1999, 323
; s. auch Prüfungsrichtlinien des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt Nr. 8.3 ABl. [HABM] 1996, 1307; tendenziell wohl auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 65) oder ob eine Einzelfallprüfung stattzufinden habe (vgl. BGH, Beschl. v. 9.2.1995 - I ZB 21/92, GRUR 1997, 366, 367 - quattro II; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 116b ff. mit ausführlicher Darstellung der Rechtsprechung). In einer späteren Entscheidung hat er dazu ausgeführt, die Zahl "1" sei für die Dienstleistungen "Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk" schon deshalb nicht konkret unterscheidungskräftig, weil sie als Grundzahl und erste Ziffer der Zahlenreihe für derartige Dienstleistungen nach der allgemeinen Lebenserfahrung vom angesprochenen Verkehr in der Regel beschreibend und nicht kennzeichnend verstanden werde; insoweit sei der Verkehr besonders auf dem Gebiet der Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen allgemein an die beschreibende Verwendung derartiger einstelliger Ordnungszahlen (zur Unterscheidung einzelner Programme eines Senders) gewöhnt ( BGH, Urteil vom 20. Oktober 1999 - I ZR 110/97 - 'ARD-1' abgedruckt in: WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2
). Für Tabakwaren hat der Bundesgerichtshof das Vorliegen eines Freihaltbedürfnisses verneint ( BGH, Beschluss vom 18. April 2002 - Zahl '1' - ' I ZB 23/99' abgedruckt in: WRP 2002, 1071
) und betont, dass diese Erkenntnis auf der konkreten Prüfung des Einzelfalles beruhe.
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§ 8 - K2190
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Prüfung der Frage des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft
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Wie sich aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt, genügt der Nachweis, dass die Marke ein Minimum an Unterscheidungskraft besitzt, um das absolute Eintragungshindernis zu überwinden. Daher ist - im Rahmen einer Prognose und unabhängig von jeder tatsächlichen Benutzung des Zeichens zu ermitteln, ob die angemeldete Marke es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, wenn sie beim Erwerb solcher Waren oder Dienstleistungen ihre Wahl treffen müssen.
·
Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen ( EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 20. September 2001 - Rechtssache C-3 - 'Baby-dry' abgedruckt in: WRP 2001, 1276
Rn. 40). Wortbildungen können nicht als in ihrer Gesamtheit beschreibend angesehen werden, wenn sie Ergebnis einer lexikalischen Erfindung sind, die der so gebildeten Marke die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermöglicht ( EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 20. September 2001 - Rechtssache C-3 - 'Baby-dry' abgedruckt in: WRP 2001, 1276
Rn. 44).
Um zu beurteilen, ob eine Wortverbindung Unterscheidungskraft haben kann, ist vom Verständnis des durch die angemeldeten Produkte angesprochenen Verkehrskreises auszugehen. Nach diesem Verständnis hängt die Beurteilung davon ab, ob die fragliche Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch diese Ware zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben( EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 20. September 2001 - Rechtssache C-3 - 'Baby-dry' abgedruckt in: WRP 2001, 1276
Rn. 42).
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§ 8 - K2192
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Verkehrskreise
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Die Unterscheidungskraft von Marken ist unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26, und [ EuGH, Urteil vom 07. Juni 2001 - T-359/99 - 'EuroHealth' ] DKV/HABM , Slg. 2001, II-1645, Randnr. 27).
Die angesprochenen Verkehrskreise sind nach den angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen.
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§ 8 - K2193
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Verkehrskreise: Beispiele
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Abstellen auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher:
Bekleidung und Dienstleistungen des Versandhandels ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-219/00 - 'Ellos' Rn. 29); Lebensmittel und Verpflegungsdienstleistungen ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-79/00 - 'LITE' Rn. 32, 'da für alle und nicht für nicht spezialisierte Verbraucher bestimmt')
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§ 8 - K2194
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Maß der Aufmerksamkeit
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Als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig gelten:
Internetbenutzern und Personen, die sich für die audiovisuellen Aspekte des Internets interessieren ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-106/00 - 'STREAMSERVE'
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§ 8 - K2196
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Unabhängigkeit der Produkte im Verzeichnis
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Bei der Prüfung einer Markenanmeldung gibt es keine Arten von Waren oder Dienstleistungen, die anderen untergeordnet oder ihnen gegenüber akzessorisch wären. Jede Ware oder Dienstleistung oder jede Waren- oder Dienstleistungsart ist jeweils selbständig zu würdigen
( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-219/00 - 'Ellos' dort Rn. 41). Eine Berücksichtigung eines sich aus einer Gesamtsicht der angemeldeten Produkte ergebenden "Vermarktungskonzeptes" (Vermarktung im "Rahmen eines komplexen Systems")
kommt für die Zurückweisung einzelner konkret unterscheidungskräftiger Produkte nicht in Betracht ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-356/00 - 'CARCARD' abgedruckt in: WRP 2002, 510
dort. Rn. 45, EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-355/00 - 'TELE AID' abgedruckt in: WRP 2002, 516
dort Rn. 42 ).
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§ 8 - K2199
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Verhältnis der Nr. 1 zu Nr. 2 und 3
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Der EuGH hat sich zum Verhältnis der im Wortlaut der Nr. 1 und Nr. 2 gleichen GMV Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c wie folgt geäussert:
"Auch wenn die Umstände, aus denen sich die Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 ergeben können, sich in gewissem Umfang überschneiden können, haben doch beide Eintragungshindernisse jeweils ihren eigenen Anwendungsbereich (vgl. in diesem Sinne EuGH, Urteil vom 07. Juni 2001 - T-359/99 - 'EuroHealth' , Slg. 2001, II-1645, Randnr. 48). Denn die Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 können, da sie in zwei gesonderten Vorschriften geregelt sind, nicht zum Zweck ihrer Gleichsetzung auf das Fehlen von Unterscheidungskraft reduziert werden" ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-34/00 - 'EUROCOOL' Rn. 25) .
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§ 8 - K2200
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beschreibende Angabe
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Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können. ( BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 22/98 - 'RATIONAL SOFTWARE CORPORATION' abgedruckt in: WRP 2001, 35
).
Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, daß die in der Marke liegenden Angaben als Sachangaben "dienen können", wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt.
( BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 33/97 - 'Bücher für eine bessere Welt' abgedruckt in: GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 114
, BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 22/98 - 'RATIONAL SOFTWARE CORPORATION' abgedruckt in: WRP 2001, 35
) ·
Nach Rechtsprechung des EuGH setzt die Anwendung des praktisch mit MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2 inhaltsgleichen Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 kein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis voraus (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' , Rn. 29).
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§ 8 - K2202
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beschreibende Angabe für Ware oder Dienstleistung
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Ob ein Zeichen beschreibend ist, kann nur im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise beurteilt werden (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' ).
Denn MarkenG § 8 Abs.2 Nr. 2 erfasst nur Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnen können ( vgl. EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 20. September 2001 - Rechtssache C-3 - 'Baby-dry' abgedruckt in: WRP 2001, 1276
, Randnr. 39).
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Bei der Beurteilung, ob eine beschreibende Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie bzw. MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2 fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können. Nach dieser Bestimmung muss die Marke zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, "ausschließlich" aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, doch verlangt sie nicht, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-265/00 - 'BIOMILD' Rn. 42).
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§ 8 - K2205
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Sinn und Zweck der Vorschrift
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Der EUGH judiziert zur sinngemäß gleichlautenden Vorschrift des GMV
(VERORDNUNG (EG) Nr. 40/94 DES RATES vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke)
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c: Die Norm verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können. Diese Vorschrift erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden ( EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' , Rn. 29; EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 95). Es spielt auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 102).
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Namentlich an der Freihaltung von Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Warengruppen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, dienen können, vor allem von geografischen Namen, besteht ein Allgemeininteresse, das insbesondere darauf beruht, dass diese Zeichen oder Angaben nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 15. Oktober 2003 - T-295/01 - 'OLDENBURGER' ).
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§ 8 - K2210
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ausschließlich bzw. rein beschreibende Angabe bei
Wortmarken
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Enthalten die Wortbestandteile einer Marke einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfaßt wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Verkehr sie nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften, sondern als Warenunterscheidungsmittel versteht. Daran ändert auch nichts, daß die betreffenden Worte und/oder die Wortbildung lexikalisch nicht nachweisbar ist, weil diese in werbeüblicher Form gebildet ist( BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98 - 'anti KALK' abgedruckt in: WRP 2001, 1201
). Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend, auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-265/00 - 'BIOMILD' Rn. 39). Einer solchen Kombination kann jedoch der beschreibende Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fehlen, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Handelt es sich um eine Wortmarke, die sowohl gehört als auch gelesen werden soll, so muss eine solche Voraussetzung sowohl in Bezug auf den akustischen als auch den visuellen Eindruck von der Marke erfüllt sein (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-265/00 - 'BIOMILD' Rn. 40).
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Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ( wortlautidentisch mit MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2) fallen nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Eine Marke, die dieser Definition entsprechende Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen, unterscheidet
EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 20. September 2001 - Rechtssache C-3 - 'Baby-dry' abgedruckt in: WRP 2001, 1276
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Für die Annahme eines die begehrte Eintragung hindernden Freihaltungsbedürfnisses reicht es bei Inanspruchnahme eines weiten Warenoberbegriffes aus, wenn die angemeldete Marke für einzelne unter den Oberbegriff fallende Waren, eine Beschaffenheitsangabe im Sinne der vorgenannten Bestimmung wäre ( BGH, Beschluss vom 05. Juli 2001 - I ZB 8/99 - 'AC' abgedruckt in: WRP 2002, 91
). Durch Disclaimer kann ggf. Eintragungsfähigkeit herbeigeführt werden. Diese müssen durch die Marke glatt beschriebene Produkte ausschließen (so im Ansatz EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-356/00 - 'CARCARD' abgedruckt in: WRP 2002, 510
Rn. 33 - Vermeidung einer Anmeldung für sämtliche Dienstleistungen
ohne Unterscheidung). Sonst erstreckt sich die Prüfung der Waren/Dienstleistungen der jeweiligen Kategorie auf ihre jeweilige Gesamtheit ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-356/00 - 'CARCARD' abgedruckt in: WRP 2002, 510
Rn. 36 unter Berufung auf EuGH, Urteil vom 07. Juni 2001 - T-359/99 - 'EuroHealth' Rn. 33).
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Bei Wortzusammenstellungen untersuchen die Spruchkammern des EuGH die einzelnen Wortbestandteile zunächst auf deren grammatikalische Wurzel und treffen Feststellungen zu deren Struktur (Fallfrage: Ist diese ungewöhnlich?) und untersuchen die Wortzusammenstellung auf Abweichung und Übereinstimmung von den lexikalischen Regeln. Sodann treffen die Kammern Feststellungen zur Bedeutung der Wortzusammenstellung auf bestimmte und eindeutige Bedeutung. Soweit zumindest eine seiner potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, liegt eine glatt beschreibende Angabe vor, da die Angabe dann "beschreibenden Charakter" im Hinblick auf die Tatbestandsvoraussetzungen hat ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-355/00 - 'TELE AID' abgedruckt in: WRP 2002, 516
dort Rn. 29 f.; EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 23. Oktober 2003 - C-191/01 P - 'DoubleMint' ; EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 97).
Um eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, als beschreibend im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein möglicher beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss für das Wort selbst festgestellt werden ( EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 96). Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können ( EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 98). Einer solchen Kombination kann jedoch der beschreibende Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fehlen, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Handelt es sich um eine Wortmarke, die sowohl gehört als auch gelesen werden soll, so muss eine solche Voraussetzung sowohl in Bezug auf den akustischen als auch den visuellen Eindruck von der Marke erfüllt sein( EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 99).
Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung ist( EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-363/99 - 'Postkantoor' Rn. 100).
·
Bei -insbesondere zusammengesetzten- Wortmarke, die sowohl gehört als auch gelesen werden sollen, so muss die Voraussetzung, dass der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht sowohl in Bezug auf den akustischen als auch den visuellen Eindruck von der Marke erfüllt sein (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer) vom 12. Februar 2004 - C-265/00 - 'BIOMILD' Rn. 40).
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§ 8 - K2211
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Berücksichtigung von lexikalischen Eintragungen
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Können die eine Marke betreffenden Worte und/oder die Wortbildung lexikalisch nicht nachgewiesen werden, weil diese in werbeüblicher Form gebildet sind, ändert dies nichts an ihrem beschreibenden Charakter
( BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98 - 'anti KALK' abgedruckt in: WRP 2001, 1201
).
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§ 8 - K2212
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Berücksichtigung von Auslandseintragungen
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Nur wenn ein Markenwort im Inland in einer von seiner englischen Bedeutung abweichenden Bedeutung verwendet wird, kann die die indizielle Bedeutung einer Auslandseintragung unberücksichtigt bleiben ( BGH, Beschluss vom 01. Februar 2001 - I ZB 51/98 - 'GENESCAN' abgedruckt in: WRP 2001,1084
).
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§ 8 - K2214
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rein beschreibende Angaben bei Buchstabenkombinationen
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Erweist sich nach dem Verständnis der Buchstabenkombination bei den angesprochenen Verkehrskreisen dieses als Abkürzung für ein oder mehrere klare und bestimmte Aussagen und besteht zwischen dieser und der angemeldeten Waren oder Dienstleistung der Art nach ein Zusammenhang im Sinne einer unmittelbaren Beschreibung oder eines Hinweises auf eines ihrer wesentlichen Merkmale ist die Buchstabenkombination schutzunfähig (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' , Rn. 31, 34).
·
Der Schutzunfähigkeit steht nicht entgegen, dass keiner der einzelnen Buchstaben der Zeichenfolge eine bestimmte Bedeutung hat, weil jeder von ihnen als Anfangsbuchstabe für ganz verschiedene Wörter dienen könnte. Um die Bedeutung eines aus einer Kombination mehrerer Einzelbuchstaben bestehenden Wortzeichens zu prüfen, ist dieses in seiner Gesamtheit zu betrachten (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' , Rn. 32). Für die Beurteilung der Bedeutung eines solchen Wortzeichens ist es deshalb unerheblich, ob die einzelnen Buchstaben, aus denen es besteht, ihrerseits eine klare und bestimmte Bedeutung haben. Ebenso ist es unerheblich, ob eine solche Bedeutung anderen Kombinationen dieser Buchstaben, mit oder ohne Hinzufügung weiterer Buchstaben, zukommt (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' , Rn. 32).
·
Ferner ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit als Marke unbeachtlich, dass das aus einer Kombination mehrerer Einzelbuchstaben bestehenden Wortzeichens zwei verschiedene Bedeutungen haben kann.
- Soweit beide Bedeutungen unmittelbaren Waren oder Dienstleistungsbezug haben oder in beiden potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschrieben ist, kann dies aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für deren Kaufentscheidung jeweils von Bedeutung sein (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 - T-16/02 - 'TDI' , Rn. 36).
- Soweit der eine oder der andere Teil der relevanten Verkehrskreise mit dem aus einer Kombination mehrerer Einzelbuchstaben bestehenden Wortzeichens nur eine der beiden möglichen Bedeutungen in Verbindung bringen sollte, reicht dies für die Verneinung der Schutzfähigkeit aus, denn ein Wortzeichen fällt schon dann unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94, wenn zumindest eine seiner potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der fraglichen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-356/00 - 'CARCARD' abgedruckt in: WRP 2002, 510
, Randnr. 30).
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§ 8 - K2215
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rein beschreibende Angaben bei Slogans
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Um die Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 zu erfüllen, muss eine Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung eines Merkmals der betroffenen Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei einem aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Wortzeichen ergibt sich aus dieser Anforderung, dass der beschreibende Charakter aufgrund sämtlicher Bestandteile, aus denen dieses Wortzeichen zusammengesetzt ist, und nicht aufgrund eines einzigen dieser Bestandteile zu prüfen ist.
EuGH, Urteil des GERICHTS (4. Kammer) vom 11. Dezember 2001 - Rechtssache T-1 - 'DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT' .
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§ 8 - K2217
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Anforderungen an Feststellung eines Freihaltebedürfnisses
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An die Feststellung eines Freihaltebedürfnisses an einer geographischen
Herkunftsangabe aufgrund einer zukünftigen Verwendung für Waren oder
Dienstleistungen dürfen keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei
den übrigen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ( BGH, Beschluss vom 17.Juli 2003 - I ZB 10/01 - 'Lichtenstein' abgedruckt in: WRP 2003, 1226
). |
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§ 8 - K2219
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ausschließlich beschreibend bei
Wortmarken -> Beispiele
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als ausschließlich beschreibend angenommen:
Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" ist für die Waren "Bücher, Broschüren" ( BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 33/97 - 'Bücher für eine bessere Welt' abgedruckt in: GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 114
);
( BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98 - 'anti KALK' abgedruckt in: WRP 2001, 1201
); Wortfolge "CARCARD" für die Warenkategorie Programme und/oder Daten, nämlich Fahrzeugdaten und/oder Kundendaten und/oder Reparaturdaten und/oder Servicedaten und/oder Wartungsdaten und/oder Fahrzeug-Diagnosedaten und/oder Vertragsdaten und/oder Sicherheitscodierung versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Magnetkarten und/oder Chipkarten und/oder Kreditkarten der Klasse 9 ( EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) vom 20. März 2002 - T-356/00 - 'CARCARD' abgedruckt in: WRP 2002, 510
Rn. 32)
·
nicht ausschließlich beschreibende Marken: "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"
für "Handbetätigte Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel,
Landfahrzeuge und deren Teile, Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel, sowie Büromöbel"
EuGH, Urteil des GERICHTS (4. Kammer) vom 11. Dezember 2001 - Rechtssache T-1 - 'DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT'
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§ 8 - K2300
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Übliche Bezeichnungen
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Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und verständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Das Eintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf (BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Bezeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt oder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden sind. Die Bedeutung der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erschöpft sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen. Dabei handelt es sich einerseits um ursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom Verkehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden und andererseits um Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind. Dagegen kommt eine Anwendung des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf Angaben, bei denen es sich - ganz allgemein - um verkehrsübliche Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben, nicht in Betracht ( ).
·
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d der EU-Markenrechtsrichtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (= MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 3) ist nach Auffassung des EUGH so auszulegen, dass er der Eintragung einer Marke nur dann entgegensteht, wenn die Zeichen oder Angaben, aus denen diese Marke ausschließlich besteht, im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke angemeldet wurde, üblich geworden sind. Diese Vorschrift ist so auszulegen, dass sie für die Ablehnung der Eintragung einer Marke nur voraussetzt, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen diese Marke ausschließlich besteht, im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke angemeldet wurde, üblich geworden sind. Für die Anwendung dieser Vorschrift ist es ohne Bedeutung, ob die in Rede stehenden Zeichen oder Angaben die Eigenschaften oder Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreiben EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 04. Oktober 2001 - C-517/99 - 'BRAVO' abgedruckt in: Slg. 2001, I-6959
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§ 8 - K2400
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Täuschung des Publikum über die Art oder die Beschaffenheit der Waren
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Bei dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kommt es nicht auf die besondere Art der Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr, sondern auf eine Irreführung durch den Zeicheninhalt an, der wesentlich durch die Waren und Dienstleistungen geprägt wird, für die Schutz beansprucht wird. Ist für Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung ohne Irreführung des Verkehrs möglich, greift deshalb insoweit das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht ein ( BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2001 - I ZB 5/99 - 'OMEPRAZOK' abgedruckt in: WRP 2002,455
).
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§ 8 - K2500
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Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten
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Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG
gibt Handhabe gegen die Anmeldung die aus Gründen des öffentlichen Interesses von der Schutzfähigkeit ausgeschlossen sein sollen.
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Die Anmeldung der allgemeinen Bezeichnung des religiösen Oberhaupts einer ausländischen Glaubensgemeinschaft als Marke verletzt jedenfalls dann das religiöse Empfinden und ist deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zurückzuweisen, wenn die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher wegen besonderer Umstände mit diesem Namen und seiner religiösen Bedeutung weitgehend vertraut sind.
Als religiös anstößig iSv § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG können auch unwesentliche Abwandlungen der korrekten Schreibweise des Namens anzusehen sein, welche die Identifizierung des Namensträgers in keiner Weise berühren (BPatG Beschluss vom 16.10.2002 - Az.: 24 W (pat) 140/01 -"Dalailama").
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§ 8 - K2900
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Untersagung der Benutzung im öffentlichen Interesse nach "sonstigen Vorschriften"
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Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ist nicht gegeben, wenn die Benutzung der Marke zwar für einzelne Produkte untersagt ist, die zu einer Warenart gehören, für die die Marke eingetragen werden soll oder eingetragen ist, nicht aber für andere Produkte dieser Warenart ( BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2001 - I ZB 5/99 - 'OMEPRAZOK' abgedruckt in: WRP 2002,455
).
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§ 8 - K21000
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bösgläubige Markenanmeldung
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Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wurde mit Wirkung zum 1.6.2004 etabliert. Zuvor war es nur möglich Fälle des Markengrabbings durch ein Löschungsverfahren anzugreifen (vormals MarkenG § 50 Abs. 1 Nr. 4. Jetzt können offensichtlich bösgläubig angemeldete Marken bereits im Anmeldeverfahren die Eintragung versagt werden.
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§ 8 - K21040
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Die bösgläubige Markenanmeldung
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Mit der Inkraftsetzung des MarkenG wurde der Löschungsgrund der 'Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung' in das Markenrecht eingeführt. Damit hat der Gesetzgeber von der Option des Art 3 Abs. 2 lit. d EU-Markenrechtsrichtlinie Gebrauch gemacht [Ds ].
·
Der Begriff der Bösgläubigkeit wurde vom Gesetzgeber ausdrücklich gewählt und von einer Wahl eines Begriffs wie z. B. der "sittenwidrigen" oder "rechtsmißbräuchlichen" Anmeldung Abstand genommen [Ds ]. Damit sollte die Verknüpfung zur Markenrechtsrichtlinie gewahrt bleiben. Die Auslegung des Begriffs der "Bösgläubigkeit" hat daher europäischen Maßstäben gerecht zu werden. Daraus folgt, dass ein Rückgriff auf die Grundsätze des allgemeinen Wettbewerbsrechts zwar möglich ist, aber nicht kritiklos erfolgen kann, da das deutsche Verständnis der 'guten Sitten' im Wettbewerb teilweise strenger ist, als in anderen Gemeinschaftsstaaten.
Der Begriff der 'Bösgläubigkeit' wird im MarkenG noch - sinngleich - unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung erwähnt (vgl. § 21).
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Der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit unterliegt nicht den fristgebundenen Einschränkungen einer Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse gem. Abs. 2 und 3.
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§ 8 - K21041
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Sperrmarken
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Sog. "Sperrmarken" werden in der Absicht angemeldet, in der Verwendung einer von ihr (für ähnliche Waren und Dienstleistungen) benutzten ähnlichen Bezeichnung zu behindern ( BPatG, Beschluss vom 30. November 1999 - 27 W (pat) 99/9 - 'tubeXpert' ).
Der Tatbestand einer sogenannten Sperrmarke ist gegeben, wenn der Anmelder die Absicht hat, andere am Gebrauch dieser Bezeichnung zu hindern, insbesondere den Marktzutritt unter dieser Bezeichnung zu erschweren (vgl. DPMA, Beschluss vom 08. Juli 2002 - S 37/01 Lösch - 'EXPLORER' ).
Es handelt sich um Marken, die in erkennbar wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet werden, um Dritte von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung dieser Kennzeichnung auszuschließen (vgl. Althammer/Ströbele/Klake, MarkenG 6. Auflage, § 50 Rn 7 m. w. N.). Typischerweise sind dies Fälle, in denen bekanntermaßen Dritte an der fraglichen Marke bereits einen wertvollen (wenn auch nicht durch Registrierung begründeten Besitzstand im Inland oder Ausland erworben haben (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG 6. Auflage, § 50 Rn 7 m. w. N.; DPMA, Beschluss vom 08. Juli 2002 - S 37/01 Lösch - 'EXPLORER' ).
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§ 8 - K21042
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Markenerschleichung
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Eine bösgläubige Markenanmeldung soll auch vorliegen können, wenn der Anmelder im Anmeldeverfahren wichtige Umstände verschweigt oder bewußt falsche Angaben, beispielsweise im Rahmen einer Gelegenheit zur Stellungnahme auf eine Beanstandung hin. Falsche Rechtsauffassungen des Anmelders sind unerheblich, es kommt nur auf bewußt falsch vorgetragene Tatsachen an (vgl. § 92).
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Bösgläubigkeit wegen Markenerschleichung ist dann anzunehmen, wenn dem Anmelder bewußt ist, daß der Anmeldung absolute Schutzhindernisse entgegenstehen und er dieses Wissen dem DPMA gegenüber verschweigt ( DPMA, Beschluss vom 08. Juli 2002 - S 37/01 Lösch - 'EXPLORER' ).
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§ 8 - K21043
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Hinterhaltsmarke, Spekulationsmarke
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Marken, die ersichtlich nicht zur markenmäßigen Verwendung, sondern vom Anmelder lediglich dazu bestimmt sind, gutgläubige Dritte, die eine identisches oder ähnliches Zeichen im Verkehr benutzen, mit Abmahnungen zu überziehen und/oder diese unter Druck zu setzen (Abschluss eines 'Lizenzvertrages'), können den Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung erfüllen. Indizien dafür können sein, dass der Markenanmelder über keinen Geschäftsbetrieb verfügt und auch keine Anstalten macht, die Marke in funktionsgerechte Benutzung zu nehmen. Teilweise wird es für ausreichend erachtet, dass die Marke auch in Behinderungsabsicht angemeldet worden ist ( BGH, Urteil vom 10. August 2000 - I ZR 283/97 - 'EQUI 2000' abgedruckt in: GRUR 2000,1032 = WRP 2000, 129
; DPMA, Beschluss vom 08. Juli 2002 - S 37/01 Lösch - 'EXPLORER' ).
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Insbesondere Markenanmeldungen, die im Nachgang zu Verträgen und/oder Vertragsverhandlungen, darauf gerichtet sind, die schutzwürdige Rechte des (ausländischen) Vertragspartners durch die Markenameldung zu beeinträchtigen, gelten als bösgläubig HABM 1. Löschungsabteilung Entscheidung vom 25. Oktober 2000, Az.:C000479899/1 - 'BE NATURAL' .
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§ 8 - K3000
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Verkehrsdurchsetzung
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Mit Verkehrsdurchsetzung ist die Überwindung der absoluten Schutzhindernisse von § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 gemeint. Sie betrifft die Fallgruppe von Marken, die ursprünglich an sich nicht schutzfähige Zeichen sind, aber durch eine intensive Benutzung "Unterscheidungskraft" im Sinne einer Marke erlangt und kann deswegen als Registermarke eingetragen werden. Es handelt sich um eine Ausnahmevorschrift, die zurückhaltend anzuwenden ist.
Zur Terminologie der Begriffe Verkehrsdurchsetzung und 'Unterscheidungskraft' in diesem Sinn vgl. die Gesetzesbegründung [Ds ].
·
Bei der Feststellung, ob eine Marke infolge ihrer Benutzung Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, sind sämtliche Gesichtspunkte zu prüfen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist insbesondere der spezifische Charakter der beanspruchten Marke zu berücksichtigen ( EuGH, Urteil vom 04. Mai 1999 - C-108/97 und 10 - 'Chiemsee' abgedruckt in: GRUR 1999, 723
).
Bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung einer Marke können etwa der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. Bei besonderen Schwierigkeiten können auch Verbraucherbefragungen herangezogen werden (EuGH, Chiemsee, a.a.O., Randnummern 51 und 53).
·
In Anlehnung (vgl. insofern: HABM, Entscheidung vom 20. Juli 1999 - R 5/1999-3 - 'Colour Cobalt Blue' , HABM, Entscheidung vom 15. Dezember 1999 - C000090134/1 - 'BSS' ) an das europäische Verständnis können heute folgende Grundsätze herangezogen werden:
Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass die Marke bundesweit oder annähernd bundesweit derartig verwendet worden ist, dass ein erheblicher Teil der relevanten Kategorie der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als unterscheidende Schutzmarke erkennt.
Bei der Beurteilung muß das Markenschutzrechtssystem in seinem Wesen berücksichtigt werden, d.h. je einfacher, je beschreibender, je verkehrsüblicher die Marke für die angemeldeten Produkte, desto höhere Anforderungen sind an deren Verkehrsdurchsetzung zu stellen, da die Vorschrift systemgemäß einschränkend ausgelegt und besonnen angewendet werden muß, weil sie dem Antragsteller das ausschließliche Recht zum Gebrauch der Marke in der Bundesrepublik als Ganzes einräumen soll, obwohl diese Marke von Haus aus an sich funktional selbst nicht geeignet ist, da sie nicht unterscheidend, beschreibend oder generisches Zeichen ist und grundsätzlich der Allgemeinheit zur Verfügung stehen soll.
Gegründet auf einer gesamten Einschätzung des bereitgestellten Beweises, der mit Rücksicht auf die jeweiligen Besonderheiten Fall für Fall durchgeführt werden soll, muß bewiesen werden, daß die Marke dazu dient, das Produkt des Bewerbers von den identischen oder ähnlichen Produkten anderer im Markt zu unterscheiden.
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Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG müssen für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, auf die sich die Anmeldung bezieht.
BGH, Beschluss vom 01. März 2001 - I ZB 54/98 - 'REICH UND SCHOEN' abgedruckt in: WRP 2001, 1205
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Sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden.
BGH, Beschluss vom 01. März 2001 - I ZB 54/98 - 'REICH UND SCHOEN' abgedruckt in: WRP 2001, 1205
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Der EuGH hat die Entscheidung der 1. Nichtigkeitsabteilung in der Sache BSS bestätigt (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 5. März 2003, Az.:T-237/01 - 'BSS' ). Es gilt folgendes:
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Nach der Rechtsprechung des EuGH können bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch Benutzung erlangten u. a. der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie die Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. Erkennen die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise auf der Grundlage der genannten Faktoren die Ware dank der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 - und in Analogie dazu die des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 - für die Eintragung der Marke erfüllt ist (Urteile des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnrn. 51 und 52, und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 60 und 61; BGH Beschluss vom 3. Juli 2003 - I ZB 21/01 - 'Westie-Kopf' ).
Die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch Benutzung erlangten ist auch in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie unter Berücksichtigung der vermutlichen Wahrnehmung eines normal informierten und genügend aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Kategorie von Waren oder Dienstleistungen (in diesem Sinne Urteil Philips, Randnrn. 59 und 63).
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§ 8 - K3100
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Überwindung des Schutzhindernisses der 'fehlenden Unterscheidungskraft' (MarkenG § 8 Abs. 2 Nr.1)
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Bei einer Verkehrsbekanntheit eines Zeichens für eine bestimmte Ware soll- ohne daß es insoweit entscheidend auf bestimmte Prozentsätze ankäme - ein Bekanntheitsgrad von 62,43 % ausreichend sein ( BGH Beschluss vom 3. Juli 2003 - I ZB 21/01 - 'Westie-Kopf' ).
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